專利制度概論范文

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篇1

[關鍵詞]專利法 專利保護 司法程序 糾紛解決機制

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2016）20-0337-01

一、《專利法》第四次修改背景

《專利法》作為我國的國內法，其誕生與修訂，都是以我國相關實踐的需求為基礎的。但不可否認的是，我國《專利法》的前三次修改，都或多或少地受到過域外因素的影響。如1992年的第一次《專利法》修改，就是在與美國的貿易談判背景下進行的。我國于2000年進行的第二次《專利法》修改工作，則多是出于對加入Trips（與貿易有關的知識產權協議）和WTO（世界貿易組織）的需要。從這個角度看，我國于2008年第三次修訂《專利法》在對域外因素的考察上，具有了更多的主動性。此次專利法修改，則是在是否修改、是否引進、是否調整特定域外規則方面，基本不受域外因素影響，而只用考慮我國國內社會經濟發展需求。

二、現有制度的不足與完善

無論從我國專利申請數量、授權數量，還是從知識產權訴訟案件數量或是從知識產權糾紛復雜程度看，我國都已處在全球前沿，是當之無愧的專利大國。我國專利制度仍有完善的空間：

1.簡化專利訴訟程序，降低訴訟成本

專利權是一項私權，訴訟是最為有效的維權手段。然而，由于專利侵權糾紛往往會涉及到專利權的效力問題，使得民事侵權訴訟與專利行政確權訴訟程序產生交集，拖延侵權訴訟周期，增加訴訟成本。對此，《中華人民共和國專利法修訂草案》第四十六條有了針對性的設計：專利復審委員會對宣告專利權無效的請求進行審查，必要時可以對專利權是否符合本法有關規定的其他情形進行審查，及時作出決定，并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效或者維持專利權的決定作出后，國務院專利行政部門應當及時予以登記和公告?，F有司法實踐只能采取一些個案認定的辦法，或是在專利效力確定前駁回，沒有對維持專利效力的決定何時生效作出明確規定。該條款的設置，可以有效加快專利侵權糾紛的處理進程，具有積極的意義。但是，送審稿籠統地對待專利無效決定和維持專利權決定，稍有不妥。

已獲授權的專利是否會被宣告無效，取決于多個因素。其中既包括專利技術的新穎性、創造性和實用性，也包括專利文獻的單一性、充分公開等要求。上述每一個要求均為確保一件技術方案被授予專利權且不會被宣告無效的必要非充分條件。因此，復審委做出一項宣告專利無效或維持專利權的決定時，它所需要滿足的條件是不同的，其所作出的這兩個不同決定的準確度、被提起行政訴訟風險和再次提出無效宣告請求的可能性也是不一樣的。所以，復審委作出宣告專利無效的決定，從實體上而言較為準確，可以起到定紛止爭的作用，而作出的維持專利權的決定卻難以成為專利效力爭議的終點。我國《專利法》賦予了任何個人、組織對我國任何一項專利提出無效宣告請求的權利。針對復審委作出的維持專利權決定，行政相對人除了提起行政訴訟以外，更多的是以其他理由重新對原專利提出無效宣告請求。因此，若將維持專利權決定的生效時間也提前到決定作出之時，會給后續的民事裁判準確性帶來較大影響。對此，筆者建議，對于復審委的維持專利的決定，雖然可以將其生效時間明確為公告之日，但不應該在決定作出后立即登記和公告，仍采用現行法律規定“當事人未在收到該審查決定之日起三個月內向人民法院或人民法院生效判決維持該審查決定”后進行登記和公告。這樣，雖然不能完全終止各相關方對專利效力的爭議，至少也能在民事裁判做出之前盡量提高專利權效力的確定性。

2.強化行政調解的效力

管理專利工作的部門可以依照當事人的請求對專利侵權糾紛進行調解，但是，雙方達成的調解協議本質上還是一個民事契約，不具有司法強制力。對于調解協議的執行，管理專利工作的部門也沒有強制執行的權力。由此，一旦雙方或任何一方當事人在達成調解協議后，又拒絕承認該協議的效力，則只能就專利侵權糾紛提起民事訴訟。最高人民法院的《關于建立健全訴訟與非訴訟相銜接的矛盾糾紛解決機制的若干意見》，《關于人民調解協議司法確認程序若干規定》新修訂的《民事訴訟法》對司法確認程序做出了規定。但是，考慮到專利侵權糾紛的特殊性，當案件涉及到專利侵權經濟利益賠償時，其相比于制止侵權行為而言就具有更高的復雜性和不確定性，相關制度與的設計與運行，仍需由《專利法》或是專門的司法解釋作出有針對性的規定。對此，若能通過人民法院對調解協議的司法確認，使之成為具有強制力的司法裁判，則能夠產生積極的效果，提高行政執法效率。令人欣慰的是，在《中華人民共和國專利法修訂草案》中，第六十規定“達成的調解協議經人民法院依法確認有效，一方當事人拒絕履行或者未全部履行的，對方當事人可以向人民法院申請強制執行?！鳖A計可以在相當大的程度上解決此問題。

3.發展多元化的糾紛解決機制

除訴訟制度外，多元化的專利糾紛解決機制有利于相關當事人迅速、高效地解決涉及專利的糾紛，避免由此而產生的訴訟成本，節約司法資源。其中，最為高效且具有可操作性的即為專利行政執法。首先，行政執法具有存在的合理性與必要性，行政執法具有主動、強力，反應迅速的優勢，結合司法訴訟制度，可以為我國專利制度的正常運行提供支持與保障。行政保護能迅速解決一些簡單的侵權案件，使當事人可以免于訴累。1其次，行政執法是專利糾紛司法機制之外的補充而非替代，不會影響到專利權的私權屬性。況且，“知識產權的私權性并沒有發生變化，但國家介入的因素在增強……知識產權已經不是一種純粹的私權，而是一種具有公權因素的私權”，2專利制度的這種發展變化趨勢，也給行政執法留下了空間。第三，行政執法的范圍也會有所限制，正如《國家知識產權戰略綱要》明確指出的，須加強司法保護體系和行政執法體系建設，發揮司法保護知識產權的主導作用，深化知識產權行政管理體制改革，形成權責一致、分工合理、決策科學、執行順暢、監督有力的知識產權行政管理體制。

除此之外，還可以發展替代性糾紛解決機制，即ADR（Alternative Dispute Resolution），原指本世紀起源于美國并逐步發展起來的各種訴訟外糾紛解決方式，現已被引申為對世界各國普遍存在著的、民事訴訟制度以外的非訴訟糾紛解決程序或機制的總稱。它依托于當事人之間的自主協商，以非對抗性的方式靈活快速地解決爭端，可以為相關制度的發展與完善提供有益的參考。

三、結語

我國歷次對《專利法》的修改，展現出了我國對專利制度從陌生、學習接受到充分掌握并結合自身實踐實現自主選擇的發展線路。然而，專利制度以其復雜性和敏感性，始終處于發展與完善的過程之中。即便在我國《專利法》第四次修改之際，仍有許多問題未能解決，需要相關研究予以充分重視。但無論怎樣，立足于我國實踐，在世界經濟一體化背景下維護我國合法利益始終是我國發展專利制度、修改完善相關法律的基礎與核心內容。

參考文獻

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內容提要: 問題專利產生了嚴重的社會后果，提高專利授權質量具有迫切性。高質量的現有技術檢索是提高專利授權質量的前提，這在專利申請數量巨大的背景下顯得尤為重要。專利申請人及其人在專利審查過程中，應向專利審查部門依誠信原則披露其所知悉的、對申請案之可專利性具有關鍵性價值的參考資料。建立具有法律效力的現有技術披露義務符合專利制度的立法目的和利益平衡原則，節約現有技術檢索的社會成本，從而保障專利審查中現有技術檢索的質量。我國《專利法》第36條規定了該義務，但沒有規定相應的法律后果。我國應通過立法和司法兩方面來完善申請人的現有技術披露義務。

一、問題的提出

知識產權日益成為知識經濟時代最重要的財產權之一，與此趨勢相同的是，世界主要國家的專利申請數量也呈快速增長態勢。以我國為例，截至2010年3月31日，我國受理的發明專利申請量累計突破200萬件，僅2009年的發明專利申請數量即達到314，573件；除此之外，我國2009年的發明專利授權量也同比增長了37．1%（注：參見“我國國內發明專利申請量保持較快增長”，http：//www．sipo．gov．cn/sipo2008/mtjj/2010/201005/t20100520_519134．ht-ml，訪問時間：2010年7月3日。關于更詳細的數據，可訪問國家知識產權局網站的“統計信息”網頁。）。大量的專利申請案涌入專利審查部門，導致了專利審查的大量延滯；而對于已經審查完畢的專利申請案，審查員也是在非常有限的條件下做出的決定。據美國學者的研究，在美國專利審查員處理每項專利申請所花費的時間僅為18個小時，這包括了審查申請書、搜索和審讀現有技術、做出多個專利審查決定、審查申請人的申辯，以及有時還包括與申請人進行多次面談的時間；在我國，保守估計也不會超過30個小時（注：Dan L．Burk and Mark A．Lemley，The Patent Crisis and Howthe Courts Can Solve It，15（2009）．另有學者對美國專利審查時間的評估是16小時至18小時之間。See John R．Thomas，Collusion and Col-lective Action in the Patent System：A Proposal for Patent Bounties 2001U．ILL．L．REV．305，314（2001）．在我國，國家知識產權局專利審查協作中心共有專利審查人員2107人（數據來自于該中心網站的“組織結構”中對“人員配置”的介紹，訪問時間：2010年7月3日），其審查任務還包括實用新型等，以全部人員來進行發明專利的審查，按2009年發明專利的授權量（128489件）來計算，我國專利審查員對每一件專利的審查時間也僅為33．5小時。）。因此，有限的審查時間難以保障專利審查的質量，這是問題專利大量出現的重要原因之一。人們普遍認為，問題專利增加了人們的訴訟成本，形成浪費資源的專利叢林，產生了棘手的反公地悲劇以及專利劫持現象。[1]

毫無疑問，保障專利授權的較高質量是專利制度的重要使命，而提高專利授權質量必然涉及專利審查制度的完善與改革。從專利審查制度來看，專利授權需要判斷專利申請案是否符合可專利性的條件，如新穎性、創造性和實用性等；而判斷這些專利申請案是否符合專利授權的實質性條件，專利審查員必須要進行與發明創造相關的現有技術（prior art）檢索，用以確定權利要求（claim）所界定的發明是否符合專利法授予專利權的法定條件。通常，專利審查員需檢索并審讀這些文獻，并與申請專利的發明創造進行比較，從而做出授權或不授權的決定。故而，相比于整個專利授權程序而言，提高現有技術檢索的質量是提高專利授權質量的首要門檻。然而，專利審查員面臨工作負荷過大的局面，大量的專利申請案需要處理是各國專利審查面臨的重要問題。因此，如何保障專利審查員獲取高質量的現有技術信息是專利制度構建中應該予以著重考慮的問題之一。我國《專利法》第36條規定，申請人在請求實質審查之時，須披露與其發明有關的參考資料，但該條并沒有規定任何有約束力的法律后果。本文主張我國應該完善《專利法》第36條之規定，建立申請人“現有技術披露義務”規則，從而保障專利審查員獲取高質量的現有技術文獻，最終保障專利授權的質量。

二、申請人現有技術披露義務的制度比較

為了保障專利授權質量，各國專利法大都要求專利審查員在判斷專利申請案是否符合專利法規定的條件時必須進行現有技術的檢索。至于專利申請人是否負有現有技術的披露義務，以及該披露義務是否具有強制性，則存在以下不同的做法。

（一）歐盟模式

從比較法的角度來看，歐盟模式強調專利審查部門獨力承擔現有技術的檢索。依《歐盟專利條約》（EPC）之規定，現有技術的確定系由專利審查員在審查過程中獨立所完成；而專利申請人并不負有披露現有技術的法定義務，即使是明知與發明可專利性相關的現有技術，也完全可選擇沉默（注：See Gina M．Bicknell，To Disclose or Not To Disclose：Duty of Candor Obligations of the United States and Foreign Patent Offices，83CHICAGO－KENT L．REV．425，460，（2008）．）。歐盟專利局建立了各自擁有不同審查員的檢索和審查部門，由前者專職負責對專利申請案所涉發明之新穎性和發明步驟（inventive step）相關的現有技術進行檢索，審查員通過檢索本局內部的數據庫和收集外部文獻，并在此基礎上形成EPC所規定的書面意見。審查部門的專利審查員對專利申請進行實質審查，從而做出該發明是否可專利的最終裁決。

（二）日本模式

日本模式強調專利審查部門的現有技術檢索，但專利申請人負有現有技術文獻披露義務，或須依專利審查部門的要求而披露相關的現有技術信息。2002年修訂的日本《特許法》第36條第4款第2項規定了專利申請人的現有技術披露義務：專利申請人在遞交申請之日，如果知曉與其申請的發明相關的、至少一件現有技術文獻，就必須在專利說明書中披露現有技術文獻的標題，但無須向日本特許廳遞交現有技術文獻的復制件。對于專利申請之時所不知曉的、與發明有關的現有技術文獻，申請人需要在專利說明書中申明其理由和后果；如果在專利說明書中未能聲明其后果，審查員可以向申請人補充通知（注：《日本特許法》第48條第7款。）。申請人收到通知之后，須在指定的期限（60日）內遞交書面說明或遞交在原專利說明書上增加現有技術文獻標題的修正文件。

在日本法下，依該法第49條第5款之規定，未能滿足現有技術文獻披露義務是駁回專利申請的理由；但該法第123條之規定，并非是專利無效的理由，因為未能履行該義務不屬于發明在可專利性方面的實質性缺陷。但是，對于主觀上故意隱瞞現有技術等行為，如果構成欺詐的話，依《日本特許法》第197條之規定，通過欺詐行為獲得專利或審決的，處3年以下有期徒刑或300萬日元以下的罰款。此謂“專利欺詐罪”。其主觀上要求具有欺騙他人之故意，并使其陷入錯誤的違法行為。欺騙行為主要包括捏造事實，例如，沒有說明書記載的效果，但以虛假的事實（實施例等），或提供虛假的資料來證明，從而獲得專利的授權；也包括故意隱瞞真正的事實之行為。專利欺詐行為導致了專利行政審查中的專利授權結果，而不包括專利司法中的裁決、決定和判定等。在日本“機杼案”中，法院裁定：申請人明知為公知的機械，卻說無此種事實，“佯稱是被告自己的發明，以欺騙官員”，此類行為構成了專利欺詐罪。[2]（P660－661）

（三）美國模式

美國模式強調專利申請人對專利審查部門承擔基于“誠實善意”的信息披露義務。在美國專利申請制度中，申請人及其人對美國聯邦專利與商標局（PTO）負有誠實善意的義務（duty of candor and goodfaith）。申請人及其人在專利審查過程中，須對PTO誠實且毫不保留的告知其所知悉的、對申請案之可專利性具有關鍵性價值的相關信息（注：See 37 Code of Federal Regulations 1．56（2010）.）。一般認為，專利申請人的誠實善意披露義務是司法創制的產物，美國最高法院于Precision Instrument一案中主張，專利申請人“負有不可推卸的義務以向（美國聯邦專利與商標局）報告對申請案的審查有可能產生欺詐或不公平后果的所有事實”。[3]但也有觀點認為，美國最早的1790年和1793年專利法允許第三方對因欺詐方式獲取的專利權啟動無效宣告程序，1952年專利法之前的法律已經對欺詐方式獲取的專利權建立了私人救濟措施。[3]（P38－40）1977年，PTO在其審查條例中首次將該義務規定為申請人的積極義務。該條例第56條規定：“發明人，所有準備或參與申請以及與發明人有聯系的律師或人，受讓人或有責任承擔申請的所有人，都對PTO負有誠實善意之義務。上述個人有義務披露其所知曉的、對專利審查具有關鍵性價值的信息?！倍沃^“關鍵性信息”，該條例解釋為：“當合理的審查員在決定是否授予專利權時認為重要之可能性極大（substantial likelihood）時，該信息即屬‘關鍵性’信息。該義務須與準備或參與專利申請的程度相匹配。”（注：See 37 C．F．R．1．56（1977）.）

該條確立了判斷“關鍵性信息”的“合理審查員”標準。但是，法院和PTO對其法源的解釋卻截然不同?！把不胤ㄔ赫J為1977年版《條例》第56條是早期案例法的法典化；但從PTO1977年立法評注來看，‘第56條從整體而言是本局關于欺詐和不公平行為政策的法典化，也符合聯邦巡回法院的先例。它將影響本局未來的審查決定，也將為法院審理案件提供參考’。PTO指出，判斷‘關鍵性’的‘合理審查員’標準借用自聯邦最高法院在關于證券交易委員會規則的案件中所表達的原則，并認為該規則符合‘下級法院在最近專利案中所廣為采納的概念’。”[4]而對于該標準，PTO也承認其不夠客觀、難于適用以及不太準確；它也承認該標準過于含糊，且與專利法的其他領域關系不大。[4]由于這些缺陷的存在，導致該制度在專利訴訟中被頻繁引用，其急劇擴張致使美國聯邦巡回法院在1988年的Burlington Indus．，Inc．v．DaycoCorp．案中宣稱，以不公平行為原則作為侵權的抗辯事由，幾乎在所有主要專利案件中都用來為侵權人辯護，成為絕對的“瘟疫”。[5]

與美國聯邦巡回法院采取限制其適用范圍的措施相似，PTO在1992年也對本條進行了修訂，從而試圖界定更為清晰的披露義務。“關鍵性信息”判斷標準從“合理審查員”標準轉為客觀性標準，“通過專利審查員作證”來證明“關鍵性”的規則也被廢除（注：《聯邦條例法典》第104．22與104．23條禁止PTO雇員在未經局長授權時作證。See 37 C．F．R．§104．22，§104．23（2010）．但從美國法院的司法實踐來看，“審查員標準”似乎并未走進歷史博物館，而是繼續發揮其作用。See Nicole M．Murphy，Inequitable－Con-duct Doctrine Reform：Is the Death Penalty for Patent Still Appropriate93MINNESOTA L．REV．2274，2280（2009）。）。該條由五款構成，其中第b款界定的是“關鍵性信息”。依該款規定，需要履行披露義務的信息是：（1）有初步證據（獨立或與其他信息共同）表明該信息能夠證明某一權利要求的不可專利性；或（2）與申請人的立場相反或不相符合的信息，包括對專利局不可專利性的申辯和申請人主張可專利性的信息。該款還規定，作為專利申請的一部分而提交給PTO的累積性信息無須予以披露。

除了界定“關鍵性信息”的含義，該條還對負有披露義務的主體、披露方式和披露時間進行了澄清。所有與專利申請相關的人都負有披露義務，包括發明人、專利申請人、專利律師等。信息披露方式須以法定方式向PTO遞交，“信息披露聲明”取代“現有技術聲明”，該聲明的內容包括現有技術等信息的清單、具有可讀性的復制件、對各現有技術之相互關系的簡要闡釋以及對非英語文獻的譯本等（注：See 37 C．F．R．§1．98（2010）．），此外，申請人須披露的內容不局限于現有技術的信息，所有與可專利性相關的信息都有披露的義務。IDS遞交的具體時間系依第1．97條而確定。例如，IDS必須自國內申請日起或自國際申請進入國內審查階段之日起的三個月內予以遞交（注：See 37 C．F．R．§1．97（2010）．），該條還指出，欺詐或試圖欺詐PTO、惡意或有意誤導性地履行披露義務的申請案，都將不會被核準（注：See 37 C．F．R．1．56（2010）），此為該義務的主觀條件。一般認為，申請人并不具有主動檢索現有技術的義務，而僅是對其知曉的現有技術予以披露；故而，違反該義務的行為主要包括不予披露或誤導性披露兩類。而違反該義務的法律后果有二：一是該申請案不予核準；二是在訴訟中，將被認為構成“不公平行為”（inequitable conduct doctrine），該專利權不得執行。[6]在過去，不僅與未能披露信息相關的權利要求不可得到保護，它還將及于所有相關的權利要求。但在2011年審理的Therasense案中，美國聯邦巡回上訴法院以全體出庭方式裁定，不公平行為原則的適用范圍僅限于未能履行該義務所影響的權利要求（注：See Therasense，Inc．v．Becton，Dickinson and Company（Fed．Cir．2011）（en banc）．該案還澄清了不公平行為原則的其他要件，但并未改變傳統的主流司法判例。關于該案之前美國法上該原則的司法適用，參見梁志文：《美國專利法上的不公平行為原則》，《法令月刊》2011年第7期。）。此外，2011《美國發明法案》第12節修改原專利法第257（c）條的規定，專利權人申請進行的補充審查程序中可以不限于原先遞交文件中所披露的現有技術，從而使得該復審程序不適用不公平行為原則。

（四）中國模式

我國現行法律沒有規定具有法律約束力的現有技術披露義務。《專利法》第36條規定：“發明專利的申請人請求實質審查的時候，應當提交在申請日前與其發明有關的參考資料?！薄鞍l明專利已經在外國提出過申請的，國務院專利行政部門可以要求申請人在指定期限內提交該國為審查其申請進行檢索的資料或者審查結果的資料；無正當理由逾期不提交的，該申請即被視為撤回。”本條意在通過申請人相關資料的提供，減輕專利行政部門的工作負擔，提高審查工作效率和質量；申請人所應提交的資料，主要是發明人在完成發明過程中，為解決技術問題所參考過的現有技術文獻，如專利文獻、科技書籍和期刊等；遞交該類文獻的時間是申請人請求實質審查之時，或專利行政部門的指定期限之內。[7]（P89）

此外，《專利法實施細則》第17條規定，專利說明書應當包括背景技術的內容，“寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術；（如）有可能的（話），并引證反映這些背景技術的文件”；其撰寫時，要求“用詞規范、語句清楚”。另據該細則第44條之規定，對專利申請的形式審查也包括第17條之內容，“國務院專利行政部門應當將審查意見通知申請人，要求其在指定期限內陳述意見或者補正；申請人期滿未答復的，其申請視為撤回”。但依該細則第53條之規定，這并不屬于駁回申請案的事由。

《專利審查指南（2010）》第二部分第七章以“檢索”為題，詳盡地規定了專利審查員對現有技術的檢索方法和程序，且本部分第4．1條規定，“在實質審查程序中審查員不必要求申請人提供證據”，“如果申請人不同意審查員的意見，那么，由申請人決定是否提供證據來支持其主張”。第5．1條規定：“對專利局發出的審查意見通知書，申請人應當在通知書指定的期限內作出答復?！蓖瑫r，該部分也為公眾參與提供了制度渠道。第4．9條規定：“任何人對不符合專利法規定的發明專利申請向專利局提出的意見，應當存入該申請文檔中供審查員在實質審查時考慮。如果公眾的意見是在審查員發出授予專利權的通知之后收到的，就不必考慮。專利局對公眾意見的處理情況，不必通知提出意見的公眾。”

綜上所述，我國專利法并沒有規定申請人在實質審查請求書或專利說明書“背景技術”部分中對現有技術進行披露的具體要求，也并未規定申請人不予披露或未能真實披露的法律后果。

三、申請人現有技術披露義務的正當性

（一）申請人現有技術披露義務符合專利制度的立法目的

占主導地位的專利制度正當性理論建立在實用主義哲學基礎上，“專利對價”理論（patent bargain）是其中重要的代表之一。對價理論強調發明創造使用上的非競爭性屬性，即發明一旦創造完成，其共享的成本為零或很低。該理論的基本假設是，如果沒有專利的保護，企業將會對其發明以商業秘密方式保護；它將專利視為發明人和社會之間的合同，即通過國家授予發明人臨時性的財產權以換取其技術公開。該理論認為，專利制度的基本功能是促進技術進步及創新知識的擴散。[8]

對價理論有著悠久的歷史傳統，成為專利法中許多制度的理論依據，例如，“技術充分公開”標準是授予專利權的實質條件之一。對價理論也常為法院所采納而防止申請人通過欺詐行為獲取壟斷權以維護基本的專利對價，成為專利制度的重要組成部分。從本質上看，申請人現有技術披露義務意在防止專利權人從專利申請中的欺詐行為獲取利益，因為通過欺詐而使不符合可專利性的發明獲得壟斷權是不符合對價理論的。專利權人是否存在申請過程中的欺詐行為，其判斷方法是其披露現有技術的行為是否符合誠實信用原則。

由于專利授權行為被視為由專利審查部門代表社會與發明人簽訂合同的行為，故而，向專利審查部門履行基于誠信原則的現有技術披露義務被認為是對公共利益的保護。美國法上申請人信息披露義務便是建立在此基礎上。誠如美國聯邦條例法典第1．56（a）條所指出的：“專利在本質上影響公共利益。在審查專利申請案時，專利局知曉并對所有與發明的可專利性有關的關鍵信息予以評估，是最有效的專利審查、也是促使公共利益得以最佳實現的途徑?！痹诿绹欣ㄖ?，公共利益也常常成為法院進行利益衡量的政策工具。例如，在被視為該制度奠基性判例的Precision Instrument Manufacturing Co．v．AutomotiveMaintenance Machinery Co．案中，美國聯邦最高法院宣稱，“擁有和行使專利權與公眾利益密切相關。專利在本質上影響公共利益，如同憲法所揭示的，特定的特權（privilege）系用以促進‘科學和實用藝術進步’這一公共目的。專利權是禁止壟斷和自由競爭市場之一般原則的例外。因此，專利最大的社會和經濟效益是，使有重大利益關系的社會公眾能夠應對因欺詐或其他不公平手段獲取、并試圖維持通過不當手段獲取的專利壟斷權”（注：324 U．S．806，815－16（1945）．）。因此，申請人依據誠實信用原則，向專利審查部門披露其所掌握的現有技術信息，禁止其提供有意而為的誤導性信息或消極的故意忽略現有技術，以及披露錯誤的或不準確的信息，從而避免影響專利授權質量，最終保障公眾對現有技術之自由使用的公共利益。

（二）申請人現有技術披露義務符合利益平衡原則

利益平衡原則被視為是知識產權制度的基本原則，它是指在知識產品各利益主體之間進行合理的利益分配，在保護權利以激勵創新與促進知識傳播以推進社會發展之間取得適度平衡。較高的專利質量有益于健康的市場競爭秩序和創新活動的可持續性。穩定可靠的專利授權質量，既符合社會預期，也符合權利人進行專利商業化的投資要求。大多數學者將專利質量問題視為信息和資源分配問題，[9]申請人現有技術披露義務所涉及的利益主體主要包括：申請人及其人、競爭者和第三人，將該義務賦予申請人符合利益平衡原則。

從該義務涉及的外部關系來看，申請人承擔現有技術披露義務可矯正信息不對稱，以及應對策略性行為。對申請人而言，有關專利質量的信息秘藏不宣最符合其利益，因為擁有不合格的專利權對申請人而言同樣具有價值。這些不合格的專利在未予無效宣告之前也同樣是推定為有效的，該專利的持有人同樣可以進行相關市場的許可而獲取使用費，也可限制競爭者進入相關市場、劫持競爭者而獲取不當利益。而競爭者試圖掌握專利是否有效的信息和申請人所掌握的信息相比，存在信息不對稱。因為發明人或其他與專利申請有關的人是最有可能掌握發明相關技術領域中現有技術的人，這種信息優勢使得申請人可以在申請過程中隱匿對其專利審查不利的信息，阻礙潛在的被許可人或侵權人知曉該專利的真實價值。在我國專利法中，公眾的意見是審查員在實質審查時可考慮的因素，但專利審查制度缺乏第三人參與審查過程的程序保障。而即便能夠參與，譬如可以啟動無效程序，第三人參與的動力也會不足。由于專利無效具有公共產品的特性，潛在地面臨集體行動的困境，專利權成功地被宣告無效將產生搭便車的后果，因為訴訟成本由行為人所承擔，而所有同業競爭者都將獲得無效后的收益。在此情況下，潛在的挑戰者最好的選擇是將無效之信息留為己用，只有在直接被訴侵權時才予以使用。[5]（P753）因此，通過競爭者、第三人來保障專利審查中的現有技術信息披露以改善專利授權質量，可能難以產生有益的效果。

從該義務涉及的內部關系來看，申請人承擔現有技術披露義務能夠保障專利申請案撰寫的較高質量。大量的專利申請文件是由專利人撰寫的，從保障授權質量的角度來說，高質量的專利申請文件應該充分公開發明，以使得本領域的普通技術人員能夠予以實施；授權的發明與相關現有技術相比，其具有創造性、新穎性和實用性。然而，隨著專利競爭的加速和專利申請量的擴大，現代專利申請中出現了一些不充分披露或使用模糊性語言來披露的情形。專利撰寫實務中，專利申請人常常試圖在公開的專利申請文件中保留其關鍵技術，一些技術訣竅（know－how）往往需要向申請人咨詢才能獲得。[10]如果需要使用專利技術，通常需要獲得專利許可和相應的商業秘密許可。強化申請人現有技術披露義務，不僅可以保障發明技術信息的充分公開，也將有助于糾正實務中欺詐專利審查部門的專利文件撰寫“技巧”。

（三）申請人現有技術披露義務能夠節約社會成本

依我國專利法之規定，現有技術指在申請日以前在國內外為公眾所知的技術，包括已有同樣的發明在國內外出版物上公開發表過，在國內外公開使用或者以其他方式為公眾所知，也已有同樣的發明由他人向專利局提出過申請的技術（注：參見《專利法》第22條第4款。）?，F有技術文獻的載體形式主要包括專利文獻、科技期刊與書籍、會議宣講、與發明有關的產品宣傳冊以及在產業中予以實際使用等。

據美國學者的研究，在美國，現有技術的平均搜索成本在5000到7000美元之間。[11]正因為現有技術的檢索需要花費較高的成本，且對于專利申請人而言，這又意味著其申請案可能因這些現有技術而被駁回。因此，專利申請人自愿公開現有技術的可能性是非常小的。對美國專利申請人現有技術檢索的經驗分析表明，專利申請人很少引證先前的專利文獻，甚至連其自己的在先專利也未引證。該研究也表明，不同領域的申請人對于現有技術的披露是不同的。在同一領域，甚至在同一企業，申請人對現有技術的檢索是不同的：對其認為具有重要價值的發明，可能會引證更多的現有技術；反之，則引證較少的現有技術。[12]這表明，專利申請人在申請專利時大都采取了策略性的行為。加之專利審查員缺乏足夠的資源、能力和動力去對專利申請進行全面的現有技術檢索，這導致了大量低質量的專利被授權。故而，為提高專利申請和授權的質量，要求申請人承擔合理的現有技術披露義務是必要的。

從搜索成本的負擔來看，對于本國和外國的專利文獻之現有技術，專利審查員具有足夠的資源和便利予以獲??；而于此之外的現有技術之檢索，在專利申請數量巨大之情形下，則難于獲得完美的檢索結果。[5]（P754－755）首先，對于非專利文獻的現有技術而言，專利申請人是低成本的信息提供者。發明創造的完成須建立在現有技術的基礎上，申請人或發明人對于現有技術的了解與專利審查員相比，有比較全面的認識，也是準確理解其發明的最佳信息提供者。其次，專利申請費是申請人所負擔的一項審查成本，在申請專利的過程中，申請人或人一般都會進行一定的現有技術檢索，并對其與發明的相關性予以評估，以確定其申請是否明顯不具可專利性，從而避免申請費的浪費。再次，由于申請人所披露的現有技術，只是其所掌握的現有技術，法律并沒有要求其進行現有技術的額外檢索，因此并沒有與專利審查員進行現有技術檢索的費用相重合而浪費資源。最后，申請人提交的現有技術信息有可能并未為審查員用于對申請案的審查，但也有可能啟發審查員在不同的技術領域獲取與發明相關的信息，這將大大提高專利審查員現有技術的檢索質量。

因此，申請人現有技術披露義務并沒有增加專利制度關于現有技術的搜索成本，反而改善了審查員獲取現有技術的質量，而對非專利文獻以及某些技術領域而言，還會節約現有技術的搜索成本。故此，它符合法律制度安排的效率原則。

（四）申請人現有技術披露義務需要克服的可能問題

由于專利申請人對現有技術進行披露的動力不足，如果沒有配套的制度來保障該制度的實施，通過現有技術披露義務來提高專利授權質量，將如同“讓黃鼠狼去給雞當護衛”。[6]（P720）因此，為保障現有技術披露義務的有效實施，申請人有意進行虛假披露從而誤導專利審查員的行為，以及有意隱瞞現有技術的行為，都應該承擔相應的法律后果。這些法律后果包括駁回專利申請案；在美國法中，對于欺詐而通過審查的專利權還將不可執行。

然而，申請人所進行的現有技術披露仍有可能產生如下問題。一是申請人提供的現有技術信息太多，其中有些信息可能與申請案不相關，這將浪費審查員的閱讀、分析和確認的時間，甚至還可能誤導審查員。由于申請人擔心未能履行披露義務而承擔不利的法律后果，尤其是在美國，不公平行為原則的適用將及于涉嫌欺詐的權利要求，故而申請人常常采取的披露策略是，將其所掌握的所有現有技術都予以披露。盡管法律大都規定，申請人僅需披露“與發明有關的參考資料”，但“相關性”系依申請人的主觀判斷而定。二是申請人提供的現有技術信息不準確。申請人的披露義務系依誠信原則而產生，因而，對于申請人依其主觀善意而認為準確的現有技術信息，事實上可能存在錯誤。這同樣將會產生誤導審查員或浪費審查資源的后果。三是申請人提供的現有技術在時間上有可能太晚。由于我國專利法并沒有明確申請人提供參考文獻的具體時間，如果在審查員進行了現有技術檢索之后再披露，則該制度的適用價值將變低。

這些問題對于完善該制度具有重要價值。該制度在強化該義務法律約束力的同時，應該為申請人提供更為清晰、具體且具可操作性的指引。由于申請人的現有技術披露并不取代審查員現有技術的檢索任務，提高申請人承擔該責任的條件，構建其安全港原則是具有合理性的。即，申請人依誠信原則所做出的披露，因其主觀上并不具有欺詐之故意而不具可歸責性，故無須承擔相應之責任。這也符合該制度的基本精神。

四、申請人現有技術披露義務的中國化

（一）模式選擇

人們認為，沒有任何一個國家的專利制度是完美的。[12]是否規定申請人的現有技術披露義務，以及申請人現有技術披露義務的強制程度如何，也是如此。因此，對該制度價值的判斷，也必須從一個國家專利制度的整體出發才能予以評價。

歐盟模式否認申請人的現有技術披露義務，建立了專門的、與授權部門不同的現有技術檢索部門，從而保障了現有技術檢索的時間，在大多數情況下產生了質量較高的現有技術檢索報告。這被認為是歐洲授予的專利質量優于美國的原因之一。但如前所述，有些與發明有關的、關鍵的現有技術信息常常在申請人的控制之下，專利審查員難以通過有效途徑獲取。盡管一般來說，其競爭者也掌握這類現有技術，歐盟專利制度中的異議程序允許其競爭者提出該類現有技術，但如前所述，由于存在搭便車的情況，掌握該類信息的競爭者常常缺乏參與的動機。此外，分設不同的專利審查部門將提高其制度運行的成本，間接地影響到專利申請人所承擔的專利申請費。據有關學者統計，歐盟專利的申請費用是美國的三倍。[14]（P918）從社會成本的節約來看，由申請人披露其所掌握的現有技術信息可以節約這部分成本。

申請人披露現有技術信息能否節約成本的關鍵問題，是保障申請人披露的信息與申請案的“相關性”和“準確性”。美國模式強化申請人的法律責任來保障專利申請中的現有技術披露，但由于強調申請人承擔“不公平行為原則”下專利不可實施之法律后果，在訴訟中，侵權人常常濫用它來抗辯以試圖逃脫侵權責任的承擔。法院也需要花費大量時間糾纏于申請人是否存在欺詐行為，而不是聚焦于專利實質性方面的審理。例如，是否存在侵權行為和專利權是否有效等方面的審理，尤其是申請人主觀上并不具有欺詐故意的情形下，如果過寬地予以適用則顯得不甚公平。這是導致信息披露過度的原因之一，也是美國專利改革法案中不同改革方案所要解決的問題（注：在美國，自2005年以來，國會連續五年提出專利改革法案，“不公平行為原則”是其改革的重要內容之一。而是否限制或強化其適用范圍，則不同的法案有不同的改革方案；但基本分屬于聯邦貿易委員會2003年的《促進創新：競爭和專利法律政策的適當平衡》（強化該原則的建議）和國家研究委員會2004年的《21世紀的專利制度》（限制該原則的適用范圍）所提出的觀點。PTO也采取了類似于聯邦貿易委員會的態度。）。與美國模式不同的是，日本模式規定的申請人現有技術披露義務并不影響權利的效力，也無法為侵權訴訟中的被告所援引，但不當披露或不予披露將是駁回申請的事由。

我國專利法僅原則性地規定了申請人現有技術披露義務，其具體制度的構建仍需借鑒成功的立法經驗，并結合我國國情和專利制度的整體架構予以考慮。提高專利申請費來建立歐盟模式下的專門審查部門，將對我國的專利申請人產生經濟上的負擔，不利于我國民族企業自主知識產權戰略的實施；我國專利法并沒有授權前的異議程序，如果將違反該義務的行為視為可啟動無效程序的事由，則不符合TRIPS等國際條約的規定。但是，為保障該義務的充分實施，建立有法律約束力的相關制度是非常重要的。在美國模式下，違反該義務的行為將導致專利的不可實施；而日本模式下，它僅是駁回申請的事由。前者可能導致信息的過度披露，從而影響審查效率；后者則沒有公眾的參與，由專利審查部門來負責判斷義務履行的情況，也難以克服欺詐行為的存在。

因此，綜合美、日的立法長處，我國應該建立具有中國特色的現有技術披露義務。即，申請人違反該義務，將是專利審查部門予以駁回或視為撤回的事由，但不屬于專利無效的事由；而對于社會公眾而言，申請人所披露的現有技術不能構成侵權中的等同技術，它也是現有技術抗辯的證據；為鼓勵披露，對申請人而言，履行了披露義務的專利將推定為有效，推定該發明區別于所披露的現有技術，故不能以此來宣告該發明屬于所披露的現有技術而無效；僅針對有意進行欺詐性披露的申請人使其承擔不利的法律后果。

（二）申請人現有技術披露義務的制度構建

申請人現有技術披露義務的制度構建應該由兩部分組成，其一是披露義務的要素，其二是違反披露義務的法律后果。

第一，申請人現有技術披露義務主要由義務主體、主體的主觀狀態、披露內容、披露時間和披露方式等組成。

從義務主體來看，所有參與專利審查程序的當事人都應該負有該披露義務，主要包括申請人、發明人和專利人。這能促使這些當事人為提高專利授權質量而協力履行披露義務。當然，這也在三者之間尤其是申請人與人之間產生了內部的法律責任問題。例如，如果由于專利人的過錯導致未能履行該義務，其法律后果最終由誰來承擔，這可依據民法上關于專家責任的法律規定來予以解決。

從義務主觀要件來看，該義務系基于誠信原則而產生的法律義務，因而它要求申請人符合主觀善意之條件，即不能屬于“有意”（intent）忽略與申請案的可專利性有關之信息，或者有意誤導審查員。申請人的主觀狀態應該包括兩個方面：一是“知道”該現有技術的信息，二是“知道”或“應該知道”該現有技術的信息與其申請案是否具有可專利性之間具有重要相關性。前者并不表明申請人有檢索現有技術的義務，而僅是披露其掌握的現有技術；后者則須依其合理注意義務來分析其披露的現有技術信息是否影響到其申請的發明之可專利性。由于申請人的主觀狀態難以認定，這可依據客觀事實來予以判定。民法上的理性人標準和合理注意義務的判斷原則也可以用來確定行為人主觀狀態。

從披露的內容來看，申請人須披露對申請案之可專利性具有關鍵性價值（material）的相關信息。首先，該信息必須是與其所申請的發明之可專利性有關，即必須涉及創造性、新穎性判斷的現有技術信息。其次，該信息必須是對發明的可專利性判斷具有關鍵性價值，而非一切相關的現有技術。但何謂“相關”信息、何謂“關鍵性”信息，其判斷標準是應該依申請人基于誠信原則所判斷，或者依合理審查員之標準，還是依某個客觀標準來確定，在美國判例法中存在爭議。[4]（P1338－1341）筆者認為，從該義務的法理基礎來看，依申請人基于誠信原則來判斷的標準具有合理性，但當專利審查員需要申請人遞交與申請案相關的現有技術文獻時，申請人未能披露也應該是違反披露義務的行為。對于社會公眾而言，基于合理審查員標準而確定需要披露的現有技術，如果申請人未能披露，則申請人須證明其披露行為系基于誠信原則的判斷而做出的，從而證明其披露行為符合法定要求。最后需要指出的是，申請人披露的信息是否必然構成專利無效的信息，則也有值得討論的地方。如果要求披露的信息僅限于有可能構成專利無效的信息，則該義務的披露范圍將有所減少，可以防止申請人過度披露而造成信息過多從而影響審查員的審查活動。

從披露方式和時間來看，申請人以法定的書面方式予以披露是適當的，因為書面原則是專利申請的基本原則；而在所有專利審查程序過程中，申請人均負有披露義務，主要是在專利申請與實質審查請求之時，須依法定形式遞交披露文件，也包括在依專利審查員要求披露其所掌握的現有技術信息時，在法定期限內予以披露。

第二，披露義務的法律后果。它包括履行該義務的法律后果和未能履行該義務的法律后果。

履行該義務將產生有利于申請人和不利于申請人的法律后果。從有利于申請人的法律后果來看，如果通過專利審查員審查而獲得授權的發明創造，其效力在被無效宣告之前是推定為有效的；而且，對于審查通過的發明創造，在專利權無效糾紛中應該推定區別于其所披露的現有技術，不能以其披露的現有技術來否定該發明的可專利性。從不利于申請人的法律后果來看，其披露的現有技術將不能成為專利權所及的范圍，涉嫌侵權人可以此作為現有技術抗辯的事由，也是適用禁止反悔原則和捐獻原則的事實依據。

對于未能履行該義務的行為，申請人（專利權人）將承擔不利的法律后果。專利審查過程中，審查員認定未能履行披露義務的申請案將會被駁回，如日本法和美國法的規定；或者視為“撤回”申請，如我國法的規定。但在專利授權之后，未能履行該義務并不屬于專利無效之情形，因而不能啟動無效宣告程序。盡管對發明的可專利性具有關鍵價值的現有技術可能成為專利無效的重要事實，但申請人現有技術披露義務的立法目的不同于無效宣告制度，前者主要是基于誠信義務以節約檢索成本，后者是直接保證專利授權質量，故申請人所未能披露的關鍵性的現有技術信息，并不一定會成為發明不可專利的原因。盡管未能履行該義務并不使該授予的專利權無效，但在專利侵權訴訟中，專利權人將承擔其權利行使受到限制的法律后果。

判斷違反該義務的法律要件包括四個方面：一是未能合法披露與申請案可專利性具有關鍵性價值的現有技術信息。二是未能履行披露義務的申請人主觀上屬于有意而為。三是需要衡量行為人的主觀狀態與未能披露的現有技術之性質，以及衡量有意違反披露義務的行為是否和將要承擔的法律責任相匹配。申請人主觀可歸責性程度較低或未能披露的現有技術與發明之可專利性相關性不太大，則適用該法律后果的可能性較少；反之，則可能承擔不同的不利之法律后果。四是對于上述要件須有確鑿且令人信服的證據來予以證明。它要求用以證明上述事實的證據具有高度可能性或合理確定性，因而高于民事訴訟中一般采用的優勢證據，但要低于刑法中的“排除合理懷疑”規則。

（三）我國專利制度改造之可能路徑

我國專利制度的完善可通過立法與司法兩個方面來實現。從我國專利法的現行規定來看，第36條規定了申請人現有技術披露義務。因此，可以通過第36條的配套規定（如《專利法實施細則》或《專利審查指南》）來建立具有強制約束力的披露義務制度。這些配套規定應該包括該義務的履行主體、主體的主觀狀態、披露內容、披露時間和披露方式；也應該規定，未能履行披露義務的行為將視為“撤回”申請。但是，第36條規定申請人履行披露義務的時間是在專利實質審查請求之時，因而在專利申請文獻公開之時，申請人并不承擔現有技術披露義務。這表明在現有技術的披露時機上仍需要改進。因為對于社會公眾而言，了解與申請案有關的現有技術也是具有重要價值的；對于專利的形式審查而言，專利審查員了解這些現有技術也有一定意義。因而，可以借鑒日本專利法完善第26條關于專利申請文件的規定：申請人須在申請書的“背景技術”中履行現有技術的披露義務，從而完善現有技術披露義務的各要素及其法律后果。

由于我國專利立法的簡略性特點，許多專利制度的具體內容是通過司法途徑來予以構建的。例如，我國專利法第59條規定了專利權的保護范圍，但專利權利要求的解釋方法、侵權認定的判斷原則等等，都是通過司法的方式予以確立的。因此，申請人現有技術披露義務也完全可以通過司法解釋或判例的方式來予以完備。法院可以通過兩個方面來強化申請人的現有技術披露義務。一是通過現有原則的司法擴張來實現。例如，在禁止反悔原則的適用、現有技術抗辯等原則中，可以強調申請人披露的現有技術具有約束力。再比如，在專利權無效糾紛的司法解決中，法院可以推定申請人予以披露的現有技術是區別于發明之技術。二是發揮適度的司法能動性，建立新的舉證責任標準和侵權的抗辯事由。為了鼓勵申請人披露現有技術，對于違反該義務的舉證責任標準可以借鑒美國法的做法，要求主張者承擔“確鑿且令人信服”的舉證責任。而為了制裁未能履行披露義務的行為，法院可以限制專利權人權利行使的部分權能，譬如，降低損害賠償的數額，或者限制停止侵害責任的適用，等等。對于情節非常嚴重的欺詐行為，法院可以借鑒美國法上的“不公平行為原則”，即專利權中所涉及的權利要求將不得在司法中予以執行。

五、簡要結論

我國專利法第36條已經建立了申請人的現有技術披露義務，第26條也規定專利申請書的“背景技術”部分須描述與申請案有關的現有技術，但我國并沒有規定具有法律約束力的現有技術披露義務。為了保障專利授權質量，建立具有法律強制力的披露義務規則符合專利制度的立法目的，也符合知識產權法利益平衡原則的要求，同時能夠節約專利審查過程中檢索現有技術的社會成本。我國專利制度可以通過立法修正和司法創制兩個方面來完善現行專利法所規定的申請人現有技術披露義務。

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